创新知识产权法律服务模式加强法律顾问服务专业性的几点思考

* 来源: 浙江大公律师事务所徐敏 * 发布:办公室日期: 2014年 07月 23日浏览: 1537

【内容提要】随着我国知识产权制度的不断深入人心，企业的知识产权意识也越来越强，需要律师提供知识产权法律服务的需求也越来越大。而对律师而言，可以为企业提供知识产权服务的方式也非常多样。作为企业的法律顾问可以哪种模式参与企业知识产权法律事务，以及如何加强法律顾问服务的专业化，笔者认为在开展常规法律顾问服务项目的基础上，作为企业的法律顾问必须有所精长，得具有让客户企业离不开你的专业特色。而通过法律顾问服务模式创新，从而有针对性地参与企业的知识产权法律事务是加强法律顾问服务专业化的一条重要途径。

专业化是法律顾问价值的基本体现，创新是法律顾问服务业务兴盛的必由之路，这些都是值得作为法律顾问的律师进一步思考的问题。

【关键词】法律顾问知识产权法律事务服务专业化服务模式创新

在中国近代律师制度创立之时，根据1930年1月的一项统计数据显示，法律顾问业务已占到当时律师业务总量的17.8%，成为律师业务的前三项主要业务之一。^【1】这充分说明，法律顾问这项业务历来是律师的一个非常重要的业务，也是律师其他业务的源泉。

一、加强法律顾问服务专业化的必要性。

随着法律服务市场的日渐成熟，律师的服务项目也将日益细化，且逐步深入到各个专业领域和具体的操作环节，市场需要“懂行”的律师，即专业化的律师人才。^【2】律师在法律顾问领域也是一样。

而现在许多法律顾问是什么都管，什么都“顾”，而却不能有效地为企业解决所有的问题，一个人的精力是有限的，一个律师也并非是万能的，一个法律顾问也不是能在所有领域都能很好地解决企业所有法律问题的，这是我们该承认的客观现实。而在诉讼与其他非诉讼领域我们面对客户，面对相应的法律问题，我们总是将自已树立成该法律领域的专业律师，以该领域的专家身份来接洽业务与解决法律问题。可在法律顾问业务领域，则是为了拓展法律顾问方面业务，我们往往在不了解潜在客户企业的真正需求，不了解客户企业法律需求的具体法律领域，而贸然向客户企业介绍自已掌握的各法律领域知识，似乎在成为客户企业法律顾问后什么法律问题都可以解决，以为成为“万能”的法律顾问就能博得客户企业的亲赖，可是这样，自觉不自觉已经把自已树立成了“万金油”，而现在一些客户与企业业主与高管已经有了将律师进行专业化划分的意识，这样没有专业特色的律师有时很可能失去客户的信赖，在法律顾问领域这个问题特别突出。

而我们一旦受聘作为企业法律顾问后，为企业做的工作大多也就是：接受日常法律咨询，有时为企业起草或审查、修改下常规的合同，有时在企业需要时为其发一下律师函，出具下法律意见书，这些是一般传统法律顾问的主要常规工作内容。

这些传统法律顾问工作显然已不能满足现在企业的法律服务需求，也不能真正体现作为法律顾问的真正价值。

现在的企业已不满足法律顾问仅就上述常规的法律服务项目开展工作，或者企业人员自身也已具有一定的法律意识与法律知识。这就需要法律顾问加强顾问服务的专业性，针对企业的实际情况与需求设计创新的法律顾问新模式，进行服务创新，使法律顾问在企业中成为真正不可或缺的角色，真正满足客户企业的法律需求。

律师作为客户的法律顾问笔者认为更应该体现法律服务的专业化，应进行专业化的分工，细分各专业领域的法律顾问，如建筑房产法律顾问、知识产权法律顾问、政府法律顾问等。在细分专业法律顾问的基础上，研究各专业领域法律顾问服务的具体模式或工作规程，使法律顾问服务更加专业化、标准化、流程化。

这样客户或企业可以根据自身的实际情况与具体的法律需求，相应的聘请各专业的法律顾问，可以聘请一名某专业领域的法律顾问来为企业处理该专业领域的日常法律事务，也可同时聘请不同领域的不同法律顾问同时参与企业日常各领域的法律事务，这种点菜式的服务可以最大限度地提升服务的专业性与有效性，现在有的企业已经尝试在不同法律领域聘请不同的法律顾问，如聘请一名法律顾问处理日常合同与销售方面的法律事务，同时另外聘请一名法律顾问专门处理公司劳动与工伤方面的法律事务，另外又聘请一名顾问处理商标、专利方面的事务，而各顾问又可以不属于同一律师事务所。

二、法律顾问参与客户企业知识产权法律事务是加强法律顾问服务的专业化的一条重要途径。

2006年2月9日国务院发布了《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》，实施知识产权战略作为若干重要政策和措施之一并明确列入该纲要中。2008年6月5日，历时三年多时间制定与讨论修订的《国家知识产权战略纲要》由国务院审批通过并正式发布，这是对《国家中长期科学和技术发展规划纲要（2006－2020年）》中所承诺的项目的一次兑现，也是继2007年初知识产权事业发展十一五规划首次被列入国家专项计划以来，中国将发展知识产权事业再次提升到国家发展战略高度的又一次体现。

当今，知识产权已成为国家发展的战略性资源和国际竟争力的核心要素。随着我国经济社会的快速发展以及经济全球化进程的持续加快，知识产权工作在我国政治、经济、科技、文化生活中的重要性也日益凸显。但是，由于我国公众的知识产权意识还比较淡薄，市场主体保护和运用知识产权的能力还比较欠缺，难以适应现阶段知识产权创新、维权及预警应急发展的需要。

2014年5月30日，国务院总理李克强在全球研究理事会2014年北京大会开幕式致辞时强调，让创新成为实现中国经济升级的强大动力。李克强指出，科学的开放涉及知识产权保护，二者并行不悖、相互促进。

而作为邻国的日本曾在其知识产权建国大纲中说，今天的世界有两种国家，一种靠智力存在，一种凭体力存在，而日本要成为靠智力存在的国家。^【3】现在中国虽然超越日本成为世界第二大贸易国，但中国经济和出口太过于依赖廉价劳动力，某种意义上可以说，是主要以体力而存在，而现今国家大力提倡产业转型、创新，提高产品技术附加值，这就需要有一整套知识产权法律保障机制，同时也就需要紧跟经济需要而不断创新知识产权法律服务模式，从而更好地来服务经济。

在开展常规法律顾问服务项目的基础上，如上所述法律顾问必须有所精长，让客户企业有离不开你的专业特色。律师不光在诉讼领域要突出专业特长与特色，在作为律师业务源泉与业务根据地的法律顾问服务领域，也要在熟练掌握基本法律顾问服务知识、技能外，要有自已法律专业特长与特色。

而在一般的企业合同、企业劳动法、企业股权结构治理等法律领域如果法律顾问要做精业务，也需要相当的专业水准，这些领域也是需要加强法律顾问服务的专业性。可同时，这些传统常规业务一般的律师与法律顾问都可以开展，这种业务相对不具有竞争力，客户企业在经过法律顾问一段时间的法律服务与指导后，企业人员也可不同程度地掌握与其业务相关的法律知识与技能，从而使作为顾问的律师的价值不再突出，甚至不再需要这样的法律顾问服务，从某种程度上来说，这种传统、常规的法律顾问服务在一定程度上是缺乏可持续性的。

在商标、专利、版权等知识产权领域，这些知识产权有些是关系企业生死存亡的命脉的。而知识产权领域专业性相对较强，从权利申请、异议、宣告无效等程序制度，以及技术检索、技术特征分析、比对都需要专业的法律技能与经验，需要将客户的技术设计翻译成法律语言进行表达，需要对客户的各项知识产权进行专业的风险评估与规划，这些企业本身难以做到，而现在一般的律师介入较少或介入不深、专业化程度不高，而且许多律师对诸多专业技术与专业法律知识缺乏深入、系统的学习、整理与积累，律师在日常法律顾问服务中对此领域也是浅尝则止，现在，许多企业涉及到知识产权领域的法律问题，往往最先想到的是去找知识产权代理机构，而不是找企业聘请的法律顾问，所以知识产权领域的法律市场潜力相对较大，知识产权专业的法律顾问的服务空间也相对较大，知识产权法律服务也能更好地体现出法律顾问的专业性。

企业不仅需要一位法律顾问提供常规的合同起草、合同路审查和日常法律咨询服务，企业更需要一位的专业的知识产权法律顾问，而笔者在业务接触中了解到，企业和专利代理机构人员及商标代理机构人员均表示专业的知识产权法律人员缺乏，业务工作精专的顾问很少，而客户企业对知识产权法律的需求却很大，这就使通过参与客户企业的知识产权法律事务以体现顾问专业化具有最直接意义。

三、法律顾问参与企业知识产权法律事务，服务模式需要创新。

传统法律顾问模式，在服务内容、人员配置、服务形式和业务开拓等方面，都存在局限，难以为企业的生存和发展保驾护航，也不适应企业运营和发展中法律风险防范的现实需要。如果企业能够有自己的专业的知识产权法律顾问，这个顾问能参与企业知识产权管理制度的制订、执行、监督的全过程，能在企业的科研开发、投资决策、技术引进中提供冷静、客观的意见和建议，并在企业遇到知识产权纠纷时，提出多种解决方案并预估结果以供参考，将会使企业避免决策上的重大失误，减少遭遇侵权的风险，在人才流动中控制无形资产的流失。

那么，法律顾问要以一个以知识产权为专业特色而去服务企业，就需要以一个专业的定位去对传统法律顾问服务模式、服务方式进行创新。

第一，法律顾问服务应个性化。

法律顾问对企业进行知识产权专业服务，可先从服务对象的企业的实际状况作调查、了解，然后进行有针对性地订制相应的服务方案，企业种类的不同，所处行业的不同均需进行差别化、个性化的顾问服务，从而有针对性地解决各类知识产权法律事务。

工业制造企业大多涉及许多专业技术，这就需要对企业所涉所及的技术进行全方位的筛查，制定企业各种类技术专利申请情况、权利状况及技术使用及是否涉第三人专利等方面进行风险评估，最后制定相应的专利状况与法律风险报告，让企业对自身所涉技术能否合法使用，能否申请专利，能否合理规避风险等做到心中有数，并据此可对技术创新与发展作出合理规划。

因为，现实中有些企业产品技术已经被其他企业申请了实用新型专利，有些甚至申请了发明专利，而该企业一直以为这技术是其开发的，但由于专利意识不强或不重视，一直怠于申请，以至被同行业其他企业抢先申请，而自已又没有保留相应材料作为能证明先期已公开或已使用的证据，而对方往往将该企业作为被告或被告之一来进行起诉，要求停止侵权并赔偿损失，这使这种自认为冤枉的企业陷入了极为被动的局面。

而作为商贸企业涉及商品流通领域，有些企业销售的商品是侵犯专利权或商标权的产品，而销售企业自身却并不知情，也没有保留相应的进货票据，有些甚至从专业批发市场进的货，而批发市场好多都没有正式的发票和收据，有的没有任何的销售凭据，事后也无法证明侵权产品的来源，根据《专利法》与《商标法》的规定，无法证明销售来源的，销售方则也应承担赔偿责任。对此，法律顾问应对商贸企业，特别是相对不规范的中小型商贸企业，进行知识产权风险提示、风险筛查与风险提示，并帮助其制定相应的知识产权风险防范机制与制度。

法律顾问个性化服务还要针对特定的企业的具体情况制订个性化的服务。比如，有的产品包装企业和产品包装设计企业对于产品的包装设计往往只注重产品外包装的美观与实用，但没有意识到许多外包装会涉及到外观设计专利，自已的包装设计很有可能会侵犯他人已申请的外观设计专利，或者自已设计的外观没有及时申请专利，很可能被别人仿冒或被别人抢先申请专利，而申请外观设计专利相对便捷，虽然现在国家专利局对于外观设计专利已不同于先前，也有一定的审查，但毕竟不同于发明专利和实用新型专利，一般只要申请大多都能获取外观设计专利，这样，就有可能被第三人利用专利制度，恶意限制真正外观设计权利人的权利，真正的设计人甚至被诉侵权，被要求赔偿侵权损失，虽然在专利诉讼中被告大可起动申请宣告无效程序，外观设计专利也容易被宣告无效，但毕竟还是会严重影响企业的正常生产、经营，还是会对企业构成现实威胁，还是存在较大的风险。

包装、装潢相关权利与外观设计专利权有时很可能还会出现相互矛盾和抵触的法律状态。两者之间的冲突通常表现为将与他人知名商品特有包装、装潢等相同或者近似的图形作为产品外观设计申请专利并获得专利权，或者将他人具有专利的外观设计作为自已产品的包装、装潢使用，从而造成消费者误认。^【4】有时，仿冒商品样式本身，比仿冒商品的包装装潢，其恶意程度更深，造成的损失往往也更大^【5】。那么，如何防止出现这种权利冲突，如何防止商品包装、装潢被权利侵权或仿冒？也是知识产权法律顾问需要面对的一项重要工作。

另外，在企业引进专利技术时，知识产权法律顾问的作用不仅仅是审核合同，而是要直接参与到谈判、起草合同的过程中去，切实保护作为买受方企业的权益，特别是注意欲购买的专利的有效性、可实施性、专利的许可方式、付费方式、后续改进的权利归属、转许可等等，使企业在谈判桌上处于主导地位。
另一方面，在企业投资立项时，有的企业只考虑市场前景，技术背景就委托检索机构来出具报告，这是远远不够的。如果检索到密切相关的专利申请怎么办，是否侵权，能否规避？这项专利申请授权的可能性多大？这些都是需要作为知识产权专家的法律顾问给出意见和建议。当今世界生活产国际化，国际市场一体化趋势相吻合，国外企业在向哪些国家申请，申请何种领域的技术专利等问题上，普遍强调与海外投资战略相配合，并注意将专利申请与国际投资活动有效地结合起来，在确保专利权后，才进行对外直接投资活动。^【6】

另一个现实是国内许多企业不重视知识产权的权利申请的状况，虽有改观但还很不足，特别是专利申请方面，中国的主要专利90%都是外国申请的，中国全国专利申请量只相当于外国一两个大的企业的申请量。^【7】这样，对于不同行业、不同类型企业及特定企业均应设计个性化的法律顾问服务方案，利用专业优势，真正使企业离不开法律顾问。

第二，需构建专业团队化的法律顾问服务。

传统法律顾问模式下，律师往往单兵作战。传统法律顾问服务，一般都是一个企业请一名律师，企业方方面面的法律事务由律师一个人完成，这种情况下，律师服务质量难以保证。

专业团队化法律顾问服务应特别针对较大规模的企业，这种企业往往涉及诸多专有技术和通用技术，存在许多非专利技术和专利技术，生产的产品多样，有的产品成系列，各产品、各系列产品标注不同的商标，这就使知识产权法律顾问服务工作内容相对较广，工作量相对较大，专业要求会更高，这就需要由二个或二个以上的知识产权专业律师来分工协作，对不同类别的知识产权法律事务作出更为精细的分工与合作。

如，对于知识产权法律事务来说，可就专利、商标、版权等作出不同业务的知识产权法律事务范围内的进一步专业区分。而对于人员合作方面来说，可以不光是同一律师事务所律师组成团队进行服务，也可律所之间合作，而且知识产权侵权的往往发生在外地，存在跨地区的问题，这样，也可以从便利与经济角度考虑，由不同地区的律师来进行合作。

同时，还可以考虑与专利代理机构、商标代理机构和版权代理机构人员进行合作，充分发挥代理机构代理业务方面的优势和知识产权律师法律与法律实务经验优势，使两方面的优势结合，组成服务团队，分工合作，以取得客户企业的最大满意。

同时，还可以通过在企业内部设置相应法务部门和法务岗位，来与企业外聘的法律顾问协同处理知识产权事务，这是一种企业法律顾问制度交叉实现的模式。^【8】

第三，法律顾问应实时、全方位服务。

专利、商标、版权等知识产权应在权利申请前、申请时、申请后、风险出现时、侵权发生时等各个阶段与环节进行实时跟进式法律服务。

传统的法律顾问模式下，律师的“顾问”行为往往是被动的。当顾问单位面临爆发的实际法律风险时，才知道去寻求法律帮助，这法律顾问往往扮演的是“消防员”救火的角色。顾问往往不做预防诊断，只等企业得了“暴病”再治病，以至于企业陷入危机之中，企业有时不得不付出惨重代价。

传统的法律顾问模式下，缺乏建立系统的风险防范机制的工作内容。他们更多是“头痛医头，脚痛医脚”、“临时抱佛脚”，通常就是对企业的法律问题和存在的风险进行一些细枝末节的“粉饰”，进行“参观”式的诊断，进行“领导视察”般法律指导。这样的顾问形式，自然无法真正地预防和识别企业的风险，更无法真正地帮助企业化解风险。不能实现“防患于未然”、达到为企业保驾护航的目的。

正因为知识产权涉及环节多，涉及面广，一个不起眼的问题可能就会决定一个企业的生存与发展。知识产权诉讼实务中，一些专利案件的原告一开始信心满满，胜券在握，可经过诉讼才发现要维护现有的专利权困难重重，存在诸多权利保障与实现的障碍，甚至最终不能胜诉，而出现这问题，许多是由于该专利在申请时就没有申请好，没有写好权利要求书或对专利技术保护范围与描述存在问题，虽然专利是申请下来了，可这样权利人自已为今后专利诉讼埋下了不利的伏笔。

现在，越来越多的国内企业拥有了自主知识产权，但维权时他们会觉得手中的专利证书毫无价值，这是什么原因？原因在于企业最初在申请专利时，怎样确定发明点、如何确定保护范围、制定什么样的申请策略等等工作都没做好。专利代理人只懂申请，而没有意识到该申请对今后可能的诉讼存在何种法律影响，因此，在企业的研发以创新过程中，需要有自己的知识产权法律顾问，来全程地帮助技术人员分析确定发明点、确定专利保护范围和申请策略等。

比如，笔者经手的一起发明专利案件，原告申请的发明专利为两个部件组成的一件产品发明，而该发明专利的权利要求分别涵盖了两个部件的技术特征，这在说明书上也作了说明。而该发明的实质的技术特征集中在第一项部件上，或者说该发明的核心技术与特征在于第一项部件上，而第二项部件只是申请时额外加上去的，并且，如果由他部件替代第二项部件的话也可是实现产品功能的，即该部件并不是关键性的部件。

申请人获取发明专利后，该发明产品由于具有很不同于普通同类产品的新颖性与实用性，市场销售情况很好，许多生产该类产品的厂家未经授权纷纷生产该专利产品中的第一项部件，即该专利产品的关键性部件，而产品第二项部件则没有生产。这样，原告以生产第一项部件的厂家为被告起诉，要求对方承担侵权责任。而以关键部件侵权实务中只能以间接侵权理论来确定是否构成侵权，这样诉讼法律风险会较大，而且实务中须同时找到同时生产或装配部件的厂家，这样又存在现实困难，另外，现在法院严格执行技术比对，这样，只生产专利产品其中一个部件很难通过技术比对与全部专利技术（两个部件的技术特征）相符，这样很难认定为侵权。

通过研究该发明专利材料，可以发现申请时完全没必要把第二个部件的技术写入权利要求书，如果只专利权利要求只有第一项部件（关键部件）的技术特征，生产上述发明专利的第一项部件，则为完全落入权利要求书的保护范围，则不难认定为侵权，如有厂家未给授权生产该部件，进行侵权诉讼则较易获得法院支持。

在与法院业务交流与沟通时，一致认为知识产权权利申请，特别是专利的申请，某种程度上决定今后知识产权诉讼的成败，这点确实很重要，而现今某些知识产权代理机构业务素质不尽如人意，只以权利申请下来为已任，一旦权利申请下来代理工作即完成，而不管申请的质量如何，不管申请对今后可能的维权诉讼的影响如何。有些代理人也根本不懂申请对于这些方面的重要影响，这样，就要求作为知识产权专业的法律顾问在权利申请前、申请时给予企业实时的全程指导与提示，从而更好地创建既有效又有利的各项知识产权保护体系。

合理保护企业知识产权的同时，还应防范被其他主体滥用知识产权，两者同样重要。在面对专利池等极容易产生知识产权滥用与不当垄断的情势下，企业与相关行业也应当积极依法应对。^【9】

而发达国家往往往会利用知识产权制度来最大可能保护本国利益， 2002年7月美国LEVITON制造有限公司对浙江省温州地区生产 “接地故障断路器” 的企业提起“337调查”的同时，又向美国纽约东区联邦法庭提起专利和商标侵权诉讼，一般中小企业很难同时应付类似的两场诉讼。^【10】由此看来，知识产权侵权诉讼已经成为发达国家阻挡国外企业进入本国市场的一张王牌。这样，知识产权法律顾问在企业进行知识产权规划时就应同路时考虑国内、国际两方面的法律问题与风险。

作为企业的法律顾问通过创新知识产权的法律服务模式，加强法律顾问服务的专业性，来进行针对性地服务目标客户，才能真正满足企业的法律服务需求，才能更好地拓展法律顾问业务。

注释：

[1]傅国涌：《追寻律师的传统》，北京联合出版公司2012年版，第39页。

[2]徐家力：《知识产权律师实务》，上海交通大学出版社2012年版，第17页。

[3]徐家力：《论企业知识产权保护》，上海交通大学出版社2013年版，第184页。

[4]沈志先：《知识产权审判精要》，法律出版社2010年版，第318页。

[5]郑成思著：《知识产权论》，法律出版社，2003年版，第271页

[6]徐家力：《论企业知识产权保护》，上海交通大学出版社2013年版，第14页。

[7]徐家力：《论企业知识产权保护》，上海交通大学出版社2013年版，第142页。

[8]张钧、谢玲丽、廖丹：《公司法律顾问服务精要详解》武汉大学出版社2013年版，第22页。

[9]徐家力：《知识产权律师实务》，上海交通大学出版社2012年版，第123页。

[10]童兆洪：《浙江省企业在国外被诉知识产权侵权案件的调查与分析》，载《法律适用》2005年第3期，第63页。